We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om sociale mediafuncties aan te bieden en om ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Onze privacyverklaring:
Hieronder kunt u kiezen voor welke doeleinden u cookies op de website van De Clercq wilt toestaan.
De rechtbank oordeelde echter dat er sprake is van een beperking van het exclusieve merkrecht van Pet Supplies op grond van art. 2.23 BVIE lid 1 sub b. Uit dit artikel volgt dat het gebruik van beschrijvende aanduidingen niet door een merkenrecht kunnen worden tegengehouden, zolang er maar sprake is van ‘eerlijk gebruik’ van de beschrijvende aanduiding. Volgens de rechtbank is het teken BEASTY als een dergelijke beschrijvende aanduiding aan te merken. Dat BEASTY beschrijvend is, volgt volgens de rechtbank uit de verwijzing van de term BEASTY naar de bestemming van het product, namelijk huisdieren:
Bij het beoordelen of BEASTY wel op een eerlijke wijze gebruikt wordt, valt de rechtbank terug op het Gilette/LA-laboratories-arrest van het Europese Hof van Justitie. Het Hof oordeelt dat er bij de vraag of er sprake is van eerlijk gebruik van het merk in feite wordt getoetst of er wordt voldaan aan “een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder.” Hiervan is volgens het Hof in ieder geval geen sprake indien:
Gelet op deze criteria komt de rechtbank tot de conclusie dat er geen sprake is van ‘deloyaal merkgebruik’ (zoals de rechtbank misbruik van een van de uitzonderingsgronden van artikel 2.23 lid 1 BVIE noemt): er is niet gebleken dan wel aannemelijk gemaakt dat er door het gebruik van BEASTY sprake is van een van deze criteria. Hieraan voegt de rechter nog toe dat “ook het feit dat partijen eerder over samenwerking hebben gesproken en dat Mascot derhalve goed bekend was met het merk van Pet Supplies niet zonder meer tot de conclusie [leidt] dat sprake is van deloyaal merkgebruik.” Dat Mascot gelet op haar bekendheid met BEEZTEES ook “voor een teken dat verder verwijderd is van BEEZTEES” had kunnen kiezen, doet er niet toe omdat zij hier niet toe gehouden was.
Kortom: geen merkinbreuk wegens het beschrijvende karakter van de term ‘BEASTY’. Deze term moet vrij kunnen worden gebruikt door Mascot volgens de rechter. Op zich baart deze uitspraak geen opzien. Wat mij betreft is wel discutabel of de term ‘BEASTY’ inderdaad dusdanig beschrijvend is voor de onderhavige producten dat deze term door een ieder vrij moet kunnen worden gebruikt. Mascot zal het ongetwijfeld ook niet prettig vinden als een andere partij deze term (of een vrijwel identieke term) óók gaat gebruiken. Met deze uitspraak zal zij dit mogelijk toch moeten laten welgevallen. Wat mij betreft had de rechter ook kunnen oordelen dat het merk “BEEZTEES” (gelet op het beschrijvende karakter) een gering onderscheidend vermogen toekomt en dat gelet op de verschillen tussen beide merken om déze reden geen sprake is van inbreuk. Dit leidt echter tot dezelfde uitkomst en verandert de zaak voor Pet Supplies dus niet.
Heeft u vragen over merkinbreuk, neemt u dan contact op met ons team IT, Privacy & Cybersecurity.